关于《商标法》第三十二条“已经使用并有一定影响的商标”的判断标准探讨

文/ 张琰  顶峰知识产权   

《商标法》第三十二条规定“申请商标注册……，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。该条规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为。

本条适用的前提条件是“他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响”， 其所规定的“商标”是指“未注册商标”，包括在诉争商标申请日前未提出商标注册申请或者已失效的商标。《商标审理标准》中规定“一定影响商标是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓”，但是这些规定都只是概念上的规定，具体怎么判断“已经具有一定影响”却没有一个量化的标准。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中对“‘有一定影响’的判断”进行了以下提示：当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公所知晓的，可以认定构成“有一定影响”。

由此可以看出，法院对于“有一定影响”的判断分为两个层面，一是能使商标申请人知晓的程度，一是能使一定范围内相关公众知晓的程度，以这两个判断依据为基准进行举证，有机会成功认定为“有一定影响”。

在本人曾代理的一起商标异议案件中，异议人为一家酒店经营者，其酒店名称为“古阆语”，异议人具体使用商标的形式为线上订购平台发布酒店信息，线下先后与阆中市相关行政机关、国家企事业单位签订了长期服务合同，约定由异议人全权负责上述单位的日常宾客接待、会议餐饮服务等。从异议人提供的有效证明来看，并不是那么“知名”，但是因为被异议人与异议人同处一地，且被异议商标“古阆语”的创意来源于当地历史名城“阆中古城”，独创性较强。最终，国家知识产权局支持了异议人观点，以《商标法》第三十二条“申请商标注册……，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”为依据，裁定被异议商标不予核准注册。

在这一案例中，异议人使用商标的范围不大、知名度不算高。但是，被异议人与异议人同处一地，其商标使用程度能为商标申请人所知晓，因而经国家知识产权局裁定异议成功。

相似的案例还在本人代理的另一起商标无效宣告案中有所体现。申请人在一个小县城经营烤鸭餐饮店，享有一定美誉度；被申请人与申请人同在一个县城，有知晓申请人商标的可能。最终国家知识产权局认定被申请人构成抢注他人在先使用并有一定影响的商标，对争议商标宣告无效。

上述两个案例都主要是从“能使商标申请人知晓”这一层面进行举证，虽然在先使用商标影响度不能达到相关公众知晓程度，但能证明商标申请人明知或者应知，也可以推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

因此，在适用《商标法》第三十二条恶意抢注案件中，除了收集商标在先使用知名度的证据外，还应考虑商标抢注者能否有条件对该商标应知或明知，尤其是在先使用人商标使用证据不那么充分的情况下，更应注重考量商标在先使用人和抢注者之间是否存在可能性的关系。

参考《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，对认定诉争商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，可以综合考虑以下因素：（1）诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；（2）经相关机关认定，诉争商标申请人存在侵害商标权行为；（3）诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业；（4）在先商标显著性较强的，诉争商标与其高度近似。

总的来说，“在先使用并有一定影响”是一个相对的、动态的概念，应对“一定影响”的程度和商标显著性、独创性、对方主观恶意等因素一并综合考虑，对“有一定影响”的条件做宽松把握。结合目前知识产权局的审查动态及商标法的修改，知识产权局从源头上明确商标申请以诚实信用为原则，在审查、异议、评审等环节从严从快审理大规模恶意抢注商标案件；对恶意攀附他人声誉，抢注较高知名度商标的从严审查。对于商标在先使用人来说，也应当保存好商标使用证据，积极维权举证，打击恶意注册、抢注他人声誉的不正当注册行为，保护自身合法权益，肃清商标申请的不正之风。

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